El registro abusivo de nombres de dominio y su influencia en la actividad comercial de las Empresas Cubanas (página 2)

1. RON MATUSALEM – registrado en la clase 33
(6) para el "ron" desde el 12 de junio de 1990 (registro No.
1.601.273). Estaba demostrado el primer uso de la marca desde
1964;

2. MATUSALEM – registrado en la clase 32 (7) para las
"mezclas del
cóctel y los jugos de fruta sin alcohol" y la
clase 33 para "cócteles preparados con alcohol" desde el
29 de septiembre de 1998 (el registro No. 2.192.783). Estaba
demostrado el primer uso de esta marca desde 1995;

3. MATUSALEM – registrado en la clase 33 para el "ron" y la
clase 34 (8) para los "cigarros" desde 1998 (registro No.
2.142.393). Se demuestra el primer uso de la marca desde 1964
para la clase 33 y desde 1996 para la clase 34; y

4. CON MATUSALEM – ASI ES LA FIESTA CON MATUSALEM HOY ALEGRE.
. . MAÑANA BIEN – registrado en la clase 33 para "destilación de licores" desde el 20 de
enero de 1998 (el registro No. 2.130.534). Se demostró el
primer uso de la marca desde 1996.

Por los documentos
presentados por la Empresa
estadounidense se demuestró que los últimos
datos de
registro de esta marca, versaban de 1990 y se alegó como
fecha de uso por vez primera el año 1964, no obstante la
empresa
demandante también expresó que la palabra Matusalem
correspondía a varias de las marcas
registradas en los EE.UU y en otros países por ésta
empresa y su compañía hermana, sin presentar
evidencias de
estos hechos.

La parte demandada (9), anexó a su escrito de
contestación el Acta de Nacionalización de la
compañía Ron Alvarez Camp, en 1965 por el gobierno cubano y
esta circunstancia no fue objetada por la parte demandante. Estos
documentos demostraron que en aquella época la
compañía de Ron Alvarez Camp era la empresa
productora del ron Matusalem y la dueña de las Marcas
Matusa y Matusalem. Junto al escrito de contestación,
fueron adjuntadas las copias de las renovaciones de los registros de la
marca "Matusalem" en Cuba y en
otros países, en el siguiente orden:

1. MATUSALEM No. 46834 (Cuba) renovada hasta el 30 de octubre
de 2008 para la clase 33.
2. MATUSALEM No.100249 (Cuba) renovada hasta el 6 de octubre del
2009 para la clase 33.
3. MATUSALEM No. 130492 (Hungría) renovada hasta el 11 de
junio de 2010 para la clase 33.
4. MATUSALEM No. 6531678 (Alemania)
renovada hasta el 31 de octubre de 2010 para la clase 33.
5. MATUSALEM No. 67707 (Polonia) renovada hasta el 18 de mayo de
2010 para la clase 33.
6. MATUSA No. 100611 (Cuba) renovada hasta el 30 de octubre de
2008 para la clase 33.

Estas renovaciones figuraban a nombre de la Empresa cubana Havana
Rum and Liquors S.A. pero fueron transferidas desde 1999, a la
empresa Cuba Ron S.A, según consta en los documentos
aportados por la empresa cubana (10). Según los
certificados de renovación de los derechos marcarios
presentados por la empresa cubana y pesquisas realizadas por la
parte demandante, estos registros fueron hechos a principios de la
década de los 90 (11).

2.2 Los argumentos que sostuvieron la presentación
de la queja por el demandante
y la contestación del demandado giraron sobre los
siguientes aspectos:

El demandante afirmó que:

1. Los Nombres de dominio del
demandado son idénticos a las marcas registradas de la
parte demandante, cada una de las cuales incorpora la marca
MATUSALEM acompañada, generalmente, de la palabra Ron,
descriptiva del tipo de producto que
se comercializa con esta marca.

2. El demandado no tiene ningún derecho o interés
legítimo en los Nombres de dominio, puesto que no posee
ningún registro de la marca con el nombre MATUSALEM y no
realiza de forma continua un negocio autentico bajo dichos
nombres.

3. En desafío a la legitimidad de los documentos que
demuestran la titularidad del demandado sobre el nombre de la
marca, el demandante afirmó que los argumentos legales
expuestos en la contestación de la demanda no
tienen ninguna legitimidad ya que dicha contestación del
demandado se basa en el acto de nacionalización, del
gobierno cubano, de las propiedades del demandante después
del triunfo de la revolución
cubana, nacionalización que es un acto ilegitimo y
discriminatorio.

4. Las marcas registradas por el demandante son mundialmente
famosas y no había manera que el demandado no pudiese
haber estado
enterado de la existencia de estas cuando registró los
nombres de dominio.

5. El demandado es un competidor del demandante y ha
registrado y ha estado utilizando los nombres de dominio de mala
fe para interrumpir el negocio del demandante.

6. La demostración del uso de mala fe, esta apoyada
también en el hecho de que el demandado posee registros
múltiples de la marca registrada por el demandante
así como por lo menos 155 otros nombres de dominio, muchos
de los cuales aparecen incluyendo marcas registradas de otros
competidores.

Por lo tanto el demandante solicitó la transferencia de
los nombres de dominio.

El demandado por su parte sostiene que:

1. En Julio de 1965, después del triunfo de la revolución
cubana, el gobierno cubano nacionalizó la Empresa de
Ron Alvarez Camp, S.A que en aquella época era el
fabricante de dicho ron en Cuba.

2. La nacionalización antes dicha cubrió todos
los archivos
tangibles e intangibles incluyendo cualquier derecho sobre la
marca registrada de la palabra MATUSALEM. Estos derechos son
ejercitados ahora por la Empresa demandada en virtud de una
cadena de transferencias.

3. El demandado ahora ostenta varias marcas para MATUSALEM, en
Cuba y otros países, ostentando el dominio de la marca del
ron y sus licores subsidiarios, adquiridos de la empresa Habana
Club, S.A quien lo adquirió, a su vez, de la Empresa
CUBAEXPORT.

4. Las marcas registradas del demandado fueron colocadas antes
de las del demandante, por lo tanto el demandante no puede alegar
derechos anteriores sobre la marca registrada con la palabra
MATUSALEM.

5. Antes de ser notificado de este conflicto, el
demandado estaba utilizando la marca MATUSALEM ofertando de buena
fe de sus productos,
siendo el ron el producto que más fabrica y comercializa y
se habían tomado medidas, además, para utilizar los
nombres de dominio en un sitio Web para
promover, a través de Internet, la oferta
autentica de sus mercancías.

6. El demandado por lo tanto tenía un interés
legítimo en registrar y utilizar los nombres de dominio
cuando efectuó el registro de los mismos.

7. El resto de los nombres de dominio registrados, que se
encuentran relacionados con las marcas de terceros (12),
están avalados por registros anteriores de las marcas
registradas, llevados a cabo por el demandado provocando esto que
la empresa cubana adquiriera pleno derecho sobre los mismos.

8. Ninguno de los registros de nombres de dominio ocurre bajo
las circunstancias de mala fe indicadas en el párrafo
4b de la Política Uniforme de
Solución de Controversias, UDRP.

9. El demandante no ha proporcionado la evidencia que
demuestre que es el sucesor de la Empresa de Ron Alvarez Camp, ni
heredero de los dueños anteriores de la
compañía.

10. El demandante presentó la queja de mala fe
incurriendo así en un supuesto de Secuestro inverso
de Nombre de Dominio.

2.3 Discusión y resultados del proceso

El Miembro del panel de este proceso
decidió que el marco del desarrollo de
este no era el marco para discutir los principios por los cuales
se rigen las disposiciones marcarias de Cuba y EE.UU. y en los
puntos en que dichas disposiciones interfieren, desestimando
incluso emitir criterio alguno sobre las consideraciones políticas
de este tipo de proceso.

El jurado en este caso aplicó, igualmente, las
Políticas, el Reglamento y las normas
complementarias en materia de
resolución de controversias de nombres de dominio,
teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos sometidos
al criterio del panel, por las partes. El panel tuvo en cuenta
para llegar a los resultados que:

La Empresa demandada debía probar para sostener su
pretensión, según exige el párrafo 4 a de la
política de solución de conflictos;
que el nombre o los nombres de dominio son idénticos o
confusamente similares a su marca registrada; que el demandado no
tiene ningún derecho o interés legitimo respecto al
nombre de dominio en litigio y que el nombre de dominio se ha
colocado y se está utilizando de mala fe, teniendo en
cuenta que para poderse entender que hay uso de mala fe
según esta estipulado en el párrafo 4b de la
Política Uniforme de Solución de Controversias,
aprobada por la ICANN, deben probarse, igualmente, otras
circunstancias (13) demostrativas de este particular.

a) El miembro del jurado llego a la conclusión de que
los nombres de dominio son idénticos, en ocasiones, y
confusamente similares en otras a los nombres de dominio que
enuncia la parte demandante en el escrito de su demanda.

b) La carga de la prueba en cuanto a la carencia de derechos o
intereses legítimos por parte del demandado sobre la
marca, le corresponde al demandante quien debe presentar las
primeras pruebas de los
derechos e intereses legítimos que le asisten en
relación con la marca en disputa. Al estar probada
documentalmente por la parte demandante este particular por medio
de los materiales
promocionales, pues provoca un cambio de la
carga de la prueba a la parte demandada quien debe sustentar la
carga con evidencia creíble. El demandante a
opinión del jurado no refutó las alegaciones y los
documentos presentados por la parte demandada de manera
convincente.

La evidencia aportada por la parte demandada en cuanto a la
tenencia y uso de la marca MATUSALEM, así como la
preparación para utilizar el dominio que refiere el nombre
de dicha marca no fue refutado de manera convincente por la parte
demandante, la cual basó su respuesta en esta
ocasión en la ilegitimidad de la nacionalización de
sus empresas por el
gobierno cubano. Por consiguiente el jurado determinó que
la parte demandada tuvo éxito
en establecer la prueba de sus derechos e intereses
legítimos sobre el dominio.

La tenencia de la marca MATUSALEM por la parte demandada
convenció al jurado de que existía uso y
preparación para la utilización de dichos dominios
y que se ha obrado de buena fe en virtud de los documentos
probatorios presentados por la parte demandada por consiguiente
el jurado no estimó necesario analizar la buena fe en el
uso de los dominios en disputa.

c) En lo relativo a la consideración de Secuestro
Inverso de Nombre de Dominio, propuesta por la parte demandada en
contra de la parte demandante, se estimó que para que esta
acusación fuese procedente sería necesario que la
parte demandada hubiese podido probar que la parte demandante
tenia conocimiento
de los derechos sobre la marca o los intereses legítimos
sobre los nombres de dominio que la nombran y además
evidenciar el hostigamiento o conducta similar
de la parte demandante a pesar de tener pleno conocimiento de los
derechos que asisten a la otra parte.

En vista de la historia del Ron MATUSALEM y
de su productor original desde sus inicios, tal como fue expuesto
por la parte demandante y fue, posteriormente verificado,
podía existir desconocimiento de los legítimos
derechos del demandado sobre las marcas registradas. Por otra
parte, solamente, uno de los diversos registros presentados por
el demandado fue realizado, propiamente, por la empresa cubana
(14), por lo que esto pudo resultar un impedimento para
que el demandante, tuviese conocimiento sobre los derechos e
intereses, de la parte demandada. El jurado por lo tanto,
estimó que no había suficiente evidencia para
determinar que el demandante interpuso la queja de mala fe.

2.4 Decisión

El miembro del jurado decidió que el demandante no pudo
establecer por lo menos uno de los tres elementos que exige la
Política Uniforme de Solución de Controversias, que
fue el relativo a demostrar que la parte demandada carecía
de los derechos o intereses legítimos sobre los nombres de
dominio. El miembro del jurado por lo tanto negó la
petición de la parte demandante de que los nombres de
dominio le fueran transferidos.

3. Resumen del
proceso relacionado con el nombre de dominio
corporacioncimex.com

La parte demandante en este caso fue la Empresa cubana
Corporación CIMEX, S.A
(15) , quien envió una queja al Centro de
Mediación y Arbitraje de la
OMPI, el 7 de noviembre del 2002, demandando a la Empresa Garcey,
Ltd, con domicilio legal en Dublín, Irlanda.

El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
después de verificar los hechos expuestos por el
demandante ante la entidad registradora (16),
notificó a la parte demandada de la queja interpuesta en
su contra, ante su sede y los procedimientos
comenzaron desde el 15 de noviembre del 2002, acorde a las reglas
establecidas en el párrafo 5 a de la Política
Uniforme de Solución de Controversias, la parte demandada
debía haber respondido la demanda antes del día 5
de diciembre del 2002 pero el demandado no emitió
respuesta alguna.

3.1 Fundamentos de hecho de las partes del proceso

La parte demandante en este caso fue una de las principales
corporaciones en Cuba, la cual abarca, en su actividad comercial,
muchas de las actividades de la esfera económica del
país, además que cuenta con filiales en otros
países, desarrolla actividades comerciales tan diversas
como: alquiler de autos;
viajes con
recorridos turísticos incluidos que funcionan bajo una de
sus filiales en la isla denominada HAVANATOUR, S.A; operaciones
financieras y procesos de
pagos con tarjetas de
crédito
que funcionan bajo el nombre de otra de sus filiales: Fincimex;
otra división de la empresa es la Inmobiliaria CIMEX, S.A.
que está desarrollando el mercado de
propiedades inmobiliarias en Cuba y desarrollando varias clases
de proyectos en el
Caribe.

La parte demandante es también, entre otros, la
dueña de las marcas registradas:

1) DATACIMEX para Cuba en las clases 37 (17), 41
(18) y 42 (19)
2) CIMEX IBERICA para España
cuyo, titular de la marca es su filial Cimex Iberica, S.A
3) Ron Varadero
4) Caribbean Club
5) Cubita
6) Havanatour

La parte demandante desde el 12 de junio del 2002
también había registrado los nombres de dominio
siguientes:

1) corporacioncimex.net
2) corporacioncimex.org
3) cimexcorporacion.net
4) cimexcorporation.com
5) cimexcorporacion.org

El demandado, dueño del nombre de dominio
corporacioncimex.com, estaba utilizando el nombre de dominio para
dar acceso a un sitio Web de pornografía, apareciendo también en
el sitio Web una promoción para la venta del nombre
de dominio por una suma, extremadamente alta.

En una carta enviada por
fax a la parte
demandante y presentada como evidencia, el demandado,
había realizado el pedido de 1 500 000 USD para comprar el
nombre de dominio y las marcas nacionales Ron Carebbean
(20) y Ron Varadero registradas en el Reino Unido. De las
evidencias presentadas por la parte demandante se demostró
que la Empresa Garcey Ltd, era la titulares del registro del
nombre de dominio corporacioncimex.com y la dueña de las
marcas nacionales en el Reino Unido de Ron Carebbean y Ron
varadero, esta Empresa Garcey Ltd estuvo representada por el
señor Silvarredonda quien es el apoderado y director
general y es también la persona que
firmó el documento donde se pedía una alta suma de
dinero al
demandante por la compra del dominio y las marcas antes
mencionadas.

3.2 Los argumentos de las partes fueron los
siguientes:

La parte demandante afirmó que el nombre de dominio
corporacioncimex.com es idéntico al de su nombre
corporación CIMEX, S.A y confusamente similar a sus marcas
registradas: DATACIMEX y Cimex Iberica. Afirmando a su vez que el
demandado no tiene derechos o interés legitimo, referente
al nombre de dominio. De hecho, el demandante declaró que
el demandado conocía y estaba indiscutiblemente enterado
de la importancia de las marcas registradas, del nombre del
negocio y de la identidad bien
conocida del demandante.

En la queja presentada, el demandante expuso que al demandado
no se le concedió licencia o consentimiento alguno, de
forma tacita ni expresa, para utilizar la marca conocida CIMEX o
el nombre de dominio corporacioncimex.com como si fuese un socio
o un agente del demandante.

El demandante declaró, igualmente, que se había
registrado y utilizado, el nombre de dominio
corporacioncimex.com, de mala fe. Esto se evidenció por el
hecho que el sitio Web www.corporacioncimex.com estaba haciendo
un hardcore frente al sitio Web, de contenido
pornográfico, que tenía como link, colaborando de
seguro al
único propósito de tomar ventajas ilegales y
dañar la imagen de la
compañía demandante, torciendo el nombre de la
empresa cubana y de sus marcas registradas.

La parte demandada no contestó a los argumentos del
demandante

3.3 Discusión y resultados

Según el párrafo 4 a) de la política, las
pruebas presentadas por el demandante demostraron que:
a) El nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar
a una marca de la marca registrada por el demandante tenga
derechos y;

b) El demandado no tiene ningún derecho o entres
legitimo por lo que se refiere al nombre de dominio;

c) El Nombre de Dominio se ha colocado y se ha utilizado de
mala fe.

Por el hecho que el demandado, fue notificado correctamente de
la queja y procedió a responderla, el panel se
acogió a los derechos que le confiere el 14 b de la
Política Uniforme de Solución de Controversias. No
obstante los hechos hablaban por sí mismos por lo que el
panel, en caso de alguna duda, resolvería la misma en
favor del demandante.

A. Idéntico o confusamente similar

El panel para analizar este particular se apoyó en que
el demandante es el dueño de las marcas registradas
cubanas

" DATACIMEX con registro No.123.282
" DATACIMEX con registro No. 123.283
" DATACIMEX con registro No. 123.355

Y la filial de esta compañía Cimex Iberica, S.A
es la propietaria del registro en España de la marca CIMEX
IBERICA de registro No.1.089.861.

El panel encuentró que el demandante tiene derechos
sobre la marca y el nombre de dominio corporacioncimex.com es
confusamente similar a las marcas registradas y sobre las cuales
la compañía que es parte demandante en este proceso
tiene derechos.

B. Acerca de los derechos e intereses
legítimos

El panel fue de la opinión que las marcas registradas
del demandante son conocidas y famosas en el campo del comercio
minorista, servicios de
alimentos;
propiedades inmobiliarias, agencias de TV por cable y vía
satélite y agencias de viajes.

El párrafo 4c de la política está
dirigido a los demandados e indica como un demandado puede
demostrar tener derechos o intereses legítimos relativos a
un nombre de dominio. El demandado no respondió. El panel
llegó a la conclusión que no existía ninguna
razón por la que el demandado pudiese, razonablemente,
argumentar que ostentaba cualquier derecho o interés
legitimo en relación al nombre de dominio.

El panel encontró por consiguiente que el demandado no
tenía ningún derecho o interés
legítimo sobre el Nombre de Dominio.

C. Registrado y utilizado de mala fe

El párrafo 4b de la política de solución
de controversias contiene una lista de circunstancias, cuya
presencia, después de un análisis de los hechos y pruebas
presentado, constituiría evidencia de la existencia de
registro de mala fe y uso abusivo de un nombre de dominio.

Entre las circunstancias descritas en el párrafo 4b de
las políticas de solución de controversias en su
inciso i) esta la que indica que se estimara que hay mala fe en
el registro y uso de un nombre de dominio si existe una
promoción de venta de dicho dominio fuera del costo normal del
que se cuantifica y siempre que dicha venta este relacionada con
el dominio en cuestión.

El panel encontró que el registro del nombre de dominio
del demandado, fue preparado para exigir una suma de dinero para
transferir el dominio a un precio que
excede muchísimo, el costo de registro del dominio y de
las evidencias expuestas se demuestra que el demandado
procuró intencionalmente ocasionar una posibilidad de
confusión de las marcas registradas por el demandante.

El demandante precisó su alegato, claramente, y estas
alegaciones ayudaron al panel a percibir la situación
exacta. El panel encontró que se había registrado y
utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, dentro de lo
preceptuado en el párrafo 4 b) i), 4 b) iv) y 4 a) iii) de
la Política de Solución de Controversias en materia
de Nombres de Dominio.

3.4 Decisión

Por todas las razones precedentes, de acuerdo con el
párrafos 4 a) de la Política Uniforme de
Solución de Controversias, el panel pidió que el
Nombre de Dominio, corporacioncimex.com fuera transferido al
demandante.

4.
Conclusiones

El análisis del desarrollo, discusión y
solución, de casos de disputas entre nombres de dominio y
marcas comerciales como los que presentamos en el presente
trabajo, nos
obligan a hacer una detallada reflexión, sobre la
incidencia de ciertas categorías informáticas, como
los nombres de dominio, devenidas en nuevas instituciones
jurídicas que han modificado y en muchos casos desplazado
a clásicas instituciones del Derecho. En el caso de los
nombres de dominio podemos decir que su aparición ha
traído como consecuencia la aparición de un binomio
que en la actualidad es muy difícil de evitar y es el
formado por los nombres de dominios y las marcas comerciales.

Una vez más se hace latente la necesidad de los
especialistas jurídicos de estudiar este tipo de
fenómenos para garantizar, no solo su competencia
profesional, sino también para garantizar poder ser un
ente activo y transformador dentro de la empresa o entidad donde
labore propiciando que la empresa pueda desarrollar una estrategia
comercial de avanzada, acorde a las necesidades de esta Era de la
información y las comunicaciones, que ha llegado para quedarse.

En estos momentos se hace necesario pensar en la
articulación, de un conjunto de modificaciones a las
estrategias
empresariales, motivando un replanteamiento de la
concepción de protección a los activos
intangibles de una compañía mercantil, pues se hace
evidente que las políticas tuitivas de la propiedad
intelectual, deben estructurarse tomando en cuenta la
inevitable unión de las instituciones clásicas de
esta rama del derecho y las nuevas categorías
informáticas, con las que entidades mercantiles y no
mercantiles, tienen que lidiar a diario.

La práctica jurídica y comercial actual,
evidencia que el tratamiento de las marcas y otros signos
distintivos, dentro de las entidades o las empresas, debe
llevarse al unísono, con las políticas que se
perfilen para el registro y uso de los nombres de dominio, la
gestión
de números IP y para todo
lo relacionado con las campañas promocionales o
comerciales por Internet.

Igualmente, es importante conocer la necesidad de estipular en
las cláusulas de los contratos de
registro de nombres de dominio, la sujeción a la
Política Uniforme de Solución de Controversias,
aprobada por la ICANN, para dirimir los conflictos de este tipo,
que puedan suscitarse. Este procedimiento ha
propiciado un método de
solución de conflictos uniforme, equitativo y
económico para las partes en este tipo de conflictos. Por
otra parte es necesaria la cognición del tracto de este
tipo de procesos; del sentido en que se interpreta la mala fe
para el registro y uso de los nombres de dominio; así como
dominar instituciones como el secuestro inverso de nombres de
dominio.

Bibliografía

– Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.
– Política de Solución de Controversias en materia
de Nombres de Dominio aprobada por la ICANN en 1999.
– Reglamento de la Política de Solución de
Controversias en materia de Nombres de Dominio aprobado por la
ICANN en 1999
– Reglamento Adicional de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual relativo a la Política de Solución de
Controversias en materia de Nombres de Dominio
– Decisión del caso No. D2002-1036
– Decisión del caso No. D2002-0962

(1) Conocida también por la abreviatura de su
nombre, OMPI.
(2) Este proceso comenzó con la interposición de
una queja ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la
OMPI, electrónicamente, el 16 de octubre de 2002,
recibiéndose el original firmado y con los documentos
probatorios adjuntos, dos días más tarde en el
Centro.
(3) Dicha Empresa cubana había recibido una carta de
contacto de la parte demandante, en mayo del 2002, antes de
interpuesta la demanda, donde la Empresa norteamericana le
informaba de los derechos que ostentaban sobre dicha marca y le
solicitaba la transferencia de los dominios.
(4) La entidad ante la que se habían registrado los
nombres de dominio en disputa se nombra Melbourne Australia.
(5) En 1961 después de la salida del país de
la familia
Alvarez Camp, se crean en territorio estadounidense, dos
compañías para continuar la producción y comercialización del Ron Matusalem en
EE.UU. En los siguientes 20 años los herederos de la
familia
Alvarez Camp llevaron a cabo varias demandas legales entre ellos
para el control de las
compañías, casos que finalmente terminaron en
1995.
(6) La referencia que se hace cuando mencionamos las clases
numeradas en el presente trabajo, están referidas a lo
regulado por el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, por el
cual se estableció la clasificación de productos y
servicios para el registro de las marcas a nivel mundial, por
ejemplo en la clase 33 que citamos, se registran las marcas de
bebidas alcohólicas (exceptuando las cervezas).
(7) La clase 32 del Arreglo de Niza esta referida a las marcas de
Cervezas; aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos
de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
(8) La clase 34 del Arreglo de Niza esta normada para las marcas
de Tabaco;
artículos para fumadores y cerillas.
(9) Cuba Ron S.A es una corporación cubana constituida en
1993.
(10) La empresa demandada presentó todos los documentos
que acreditan el registro de la marca Matusalem en las Oficinas
de marcas y patentes de Alemania, Polonia y Hungría,
títulos que figuran a nombre de la Empresa Cubana
Exportadora de Alimentos y Productos Varios, CUBAEXPORT, pero
dichos registros se transfirieron, posteriormente, a la empresa
Havana Rum and Liquors S.A.
(11) La Empresa Cubana, igualmente, presentó copia de
correspondencia intercambiada en enero de 2001 con diversas
compañías para la creación de su sitio Web
con el fin de promocionar o comercializar sus productos.
(12) Referido a otros competidores como lo sugirió el
demandante
(13) El párrafo 4 inciso b de la Política Uniforme
de Solución de Controversias en materia de Nombres de
Dominio establece como circunstancias para demostrar que se ha
constituido un registro o uso de mala fe se un nombre de dominio,
las siguientes:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o
adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de
dominio al demandante que es el titular de la marca de productos
o de servicios o a un competidor de ese demandante, (…);
o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que
el titular de la marca de productos o de servicios refleje la
marca en un nombre de dominio correspondiente, (…); o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente
con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de
manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios
de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en
línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la marca del demandante en cuanto a la
fuente, (…).
(14) El único registro realizado por Cuba Ron S.A. como
persona juridica fue el registro No.46834, de los diversos
presentados como prueba de su titularidad sobre la marca, debido
a que recibió la titularidad de los demás registros
por transferencia de la empresa cubana que ostentaba la
titularidad sobre ellos anteriormente.
(15) La Corporación CIMEX, S.A. con domicilio legal en
Edificio Sierra Maestra, Avenida 1ra esquina Cero, Miramar,
Playa, Ciudad de la Habana, es una de las empresas más
poderosas de la isla. Esta Empresa realiza sus operaciones con
más de 1000 filiales en el territorio nacional y en el
exterior. La producción de esta compañía
representa alrededor del 6 % del Producto Interno
Bruto de Cuba.
(16) La entidad de registro fue la Empresa Network Solutions,
Inc. (NSI) empresa líder y
pionera en la actividad registral de nombres de dominio de
Internet. Después de emitida la
comunicación a dicha Empresa se procedió, como
es usual, a bloquear el uso del nombre de dominio en disputa,
hasta la culminación del proceso.
(17) En la clase 37 del Arreglo de Niza se registran marcas de
empresas relacionadas con la actividad de la construcción, reparación y servicios
de instalación inmobiliaria.
(18) En la clase 41 del Arreglo de Niza se registran marcas de
servicios relacionados con la educación, la
formación y también el esparcimiento y las
actividades deportivas y culturales como es el caso de los
productos de la empresa demandante.
(19) En la clase 42 del Arreglo de Niza se registran marcas
relacionadas con servicios científicos y
tecnológicos así como servicios de investigación y diseño
relativos a ellos; servicios de análisis y de
investigación industrial; servicios de diseño de
ordenadores y software y servicios
jurídicos.
(20) El nombre de esta marca registrada en Inglaterra por la
empresa demandada a pesar de no se igual a la marca registrada de
la empresa demandante (Ron Caribbean Club) es confusamente
similar a esta pudiendo ocasionar confusión en los
consumidores.

Autor:

Edel Bencomo Yarine

Licenciado en Derecho, especialista en Derecho
Informático y Propiedad Intelectual. Especializado en la
Dirección de Informática Jurídica del Ministerio
de Justicia de
Cuba.

Miembro de la Sociedad
Cubana de Derecho Informático.